REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA DRPI-009-2009

De:         Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez

                Director, Registro de Propiedad Industrial

Para:     Funcionarios y usuarios de la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Industrial

Asunto:               Contrato de cesión de derechos en solicitudes PCT

Fecha:  5 de noviembre de 2009

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 inciso 3) de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Nº 6867, en caso de que el solicitante no sea el inventor, "la solicitud deberá ser acompañada de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a la patente." Asimismo, el Reglamento a dicha Ley establece en el artículo 5 inciso 5) "Cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud contendrá una declaración del solicitante en la cual se indique la manera o el título por el cual adquirió del inventor el derecho a la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente."

En el caso de las solicitudes que ingresan en fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), es necesario remitirnos a las normas establecidas en el mismo, así el artículo 27 establece en su inciso 3) "La Oficina designada podrá rechazar la solicitud internacional cuando, a los efectos de cualquier Estado designado, el solicitante no cumpliera las condiciones requeridas por la legislación nacional de ese Estado para presentar una solicitud nacional por no ser el inventor."

Por su parte, el Reglamento al PCT, en cuanto a las exigencias nacionales establece en la Regla 4.17 lo correspondiente a las declaraciones relativas a las exigencias nacionales mencionadas en la Regla 51 bis.1.a)i) a v) y dispone:

"A los efectos de la legislación nacional aplicable en uno o más Estados designados, el petitorio podrá contener una o más de las siguientes declaraciones, redactadas en la forma establecida en las Instrucciones Administrativas: (...) ii) una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente, como se menciona en la Regla 51bis.1.a) ii); (...)"

Al respecto, las reglas Regla 51bis.1 en relación con ciertas exigencias nacionales admitidas establece:

"a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 51bis.2, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, podrá exigir al solicitante que proporcione, en particular: (...) i) cualquier documento relativo a la identidad del inventor, ii) cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente, (...)" (El subrayado es propio)

A mayor abundamiento, la Regla 51bis.2 se refiere a ciertas circunstancias en las que pueden no exigirse documentos o prueba:

"a) Cuando la legislación nacional aplicable no exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el inventor, la Oficina designada, salvo que dude razonablemente de la veracidad de las indicaciones o declaración en cuestión, no exigirá ningún documento o prueba: (...) ii) respecto del derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente (Regla 51bis.1.a)ii)) si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17. ii), el petitorio contiene una declaración al respecto o si se ha presentado directamente en la Oficina designada; (...)"(El subrayado es propio)

De lo anterior se desprende que toda solicitud de patente en la que el solicitante no sea el inventor, debe contener un documento mediante el cual se demuestre su derecho a presentar la solicitud y a que se le conceda la patente.

En el caso de las solicitudes que ingresan a fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de patentes, la Oficina Nacional designada podrá rechazar una solicitud, si el solicitante no cumple con las condiciones requeridas por no ser el inventor. No obstante lo anterior; nuestra legislación resulta más favorable en cuanto establece la posibilidad de que, no siendo el inventor, el solicitante esté facultado para presentar su solicitud y obtener una patente si aporta el documento probatorio correspondiente.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Reglamento al PCT, el petitorio o solicitud internacional, podrá contener una declaración que justifique el derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente; asimismo, la legislación nacional aplicable por la oficina designada está facultada para exigir al solicitante dicha declaración, la cual conocemos en nuestro medio, como el documento de cesión de derechos del inventor al solicitante.

Finalmente, tal como lo indica la Regla 51bis.2 del Reglamento al PCT, nuestra legislación no exige que las solicitudes sean presentadas por el inventor, por ello este Registro procede a establecer los siguientes lineamientos a seguir, en relación con la declaración que justifique el derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente, de forma que la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Industrial no exigirá ningún documento probatorio respecto del derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente si, el petitorio contiene una declaración al respecto y esto se ha constatado en el expediente. Es decir, la Oficina de Patentes exigirá la presentación de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante, únicamente en aquellos casos en los que dicho documento no haya sido acreditado en la fase internacional.

Lo anterior aplica solamente para las solicitudes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Se recuerda que las disposiciones contenidas en esta Circular son de acatamiento obligatorio. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 5 de noviembre del 2009.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—O. C. Nº 0816.—Solicitud Nº 20466.—C-51020.—(IN2009103595).

Publicada en La Gaceta 235 del 3 de diciembre del 2009